MARCA. REGISTRO. CADUCIDADE. EFEITOS.

Trata-se de embargos de divergência em que a questão é definir quais os efeitos do cancelamento de registro de marca industrial por ausência de uso (caducidade), nos termos do art. 142, III, da Lei n. 9.279/1996. A Seção, ao prosseguir o julgamento, por maioria, acolheu os embargos ao reconhecer os efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade do registro da marca industrial. Entre outros fundamentos, consignou-se que, se uma marca for cedida/licenciada a diversas empresas em cadeia sucessória e a última cessionária/licenciada não exercer qualquer dos poderes inerentes à propriedade da marca, tem-se uma situação que põe termo à circulação de riquezas. Enquanto, se fossem os efeitos da declaração de caducidade ex tunc, na hipótese de um terceiro interessado apropriar-se daquela marca, esse estaria legitimado a pedir lucros cessantes referentes a todos os antigos proprietários. Consectário disso seria o início de uma reação em cadeia de ações de regresso até que o penúltimo prejudicado pela inércia consiga cobrar do último o prejuízo decorrente da abstenção de uso, gozo ou fruição do sinal industrial. Assim, o registro de marcas e patentes, ao invés de oferecer segurança jurídica ao seu proprietário e eventuais cessionários/licenciados, demonstraria um risco ad eternum para quem se aventurasse a adquirir direitos sobre a marca. Precedente citado do STF: ADI 2.240-BA, DJ 3/8/2007; do STJ: REsp 330.175-PR, DJ 1º/4/2002. EREsp 964.780-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgados em 10/8/2011.